Traducción | Julie Wen, KCL LL.M.

Revisión del proyecto | Zheng Chenhuan

         Cao Zhixin, UCSD Undergraduate

Compilación | Yikun, 北-STL J.D.

Terminamos la opinión mayoritaria en el último número, y tenemos una opinión minoritaria en esta cuestión. Primero revisemos el caso y los puntos de contenciosidad.

El caso es una demanda civil contra la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Booking.com, un operador que ofrece reservas de hotel en línea, intenta registrar la marca Booking.com en la categoría de alojamiento hotelero. La USPTO rechazó la solicitud. Booking.com quejó sobre el resultado del juicio y presentó una demanda. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, previa solicitud parcial de Booking.com que "Booking.com" no era un nombre genérico y podía registrarse como marca si cumplía con los requisitos de registro. La USPTO apeló contra la decisión. El Tribunal de Apelaciones del 4o Circuito confirmó la decisión en primera instancia y dictaminó que la regla de la USPTO de que "una combinación de nombres de dominio más identidades genéricas debe ser nombres genéricos" no era válida. En respuesta, la USPTO pidió a la Corte Suprema una revisión. El juez examinó si (1) Booking.com está comprendida en la categoría de términos genéricos o en las marcas descriptivas, (2) si el significante de la marca de los nombres de dominio de nombres genéricos (denominados generic.com) se clasificará automáticamente como nombres genéricos y 3) si la protección de la marca "generic.com" daría un efecto monopolístico o contrario a la competencia.

El juez Ginsburg, que representa la opinión mayoritaria, sostiene que la notabilidad de las marcas debe juzgarse desde la perspectiva del consumidor general, y que ni el juez ni la USPTO deben ignorar la percepción del consumidor general al tratar tales cuestiones. Dado que el tribunal de primera instancia ha concluido, sobre la base de una encuesta de consumidores presentada por Booking.com, que "los consumidores no consideran que 'Booking.com' sea un sitio general de reservas de hoteles en línea", Booking.com no es un nombre genérico. Al considerar una identidad de tipo generic.com, no debe clasificarse ciegamente como un nombre genérico o una clase de nombre no genérico, la clave es cómo ven los consumidores la identidad. En este caso, el tribunal dictaminó que la regla de la USPTO de que el "logotipo de generic.com sigue siendo un nombre genérico" establecido en el caso Goodyear no era válido. Al mismo tiempo, en lo que respecta a los posibles efectos contrarios a la competencia, la mayoría de los jueces consideraban que los principios de confusión y el uso razonable de las defensas podían ayudar a proteger a los posibles demandados de la infracción de marcas, y que la Ley de Langham no debía extender su mano demasiado tiempo en vista de las ventajas competitivas adicionales obtenidas por los propietarios de genesic.com como resultado del nombre de dominio, que consideraban que no estaban directamente relacionados con la obtención de la admisibilidad de las marcas.

Una de las esencias de la decisión de la Corte Suprema es el proceso de creación de un sentido visual de las diferentes posiciones y perspectivas de las distintas partes. A partir de la política básica de protección de marcas, el juez Breyer hace hincapié en la libre competencia y el efecto de libre circulación de la protección excesiva de las marcas. La sentencia Goodyear en la que se basa la USPTO "generic.com logotipo sigue siendo un nombre genérico" es lógica y razonable (Goodyear sigue siendo una buena ley.) y no pierde su valor aplicable incluso en el contexto de Internet. En su opinión, "Booking.com" es un nombre genérico. En cuanto al valor de las pruebas en el informe de la encuesta al consumidor, ya que la mayoría de los jueces determinaron que Booking.com no era un nombre genérico, Breyer señaló las limitaciones del informe y la incertidumbre sobre el resultado del informe de investigación de ceguera. (En respuesta, el juez Sotomayor hizo sus observaciones adicionales en la sentencia.) Al mismo tiempo, Breyer analiza en detalle los efectos de la competencia desleal derivados de la protección de la marca de tipo generic.com. Argumenta que, aunque existen muchos principios del derecho de marcas que ayudan a un posible demandado a evitar la infracción de marcas, los elevados costos de litigio y los largos procesos de litigio impedirán que cada vez más competidores utilicen marcas similares. Además, un nombre de dominio sólo puede tener una entidad de usuario; un nombre de dominio de nombre genérico simple y fácil de recordar es más fácil de aprovechar económicamente que un nombre de dominio inherentemente significativo, y el derecho de marcas no debe ignorar los efectos contrarios a la competencia causados indirectamente por estas ventajas. El fallo del juez mayoritario sólo dará lugar a que cada vez más operadores registren marcas de tipo generic.com, y le preocupa el futuro.

Justice Breyer

AppellantBooking.com es una empresa de reservas de hoteles en línea. El nombre de la empresa le informa directamente al consumidor sobre el negocio básico de la empresa. Esa es la causa fundamental de mi disidencia con la mayoría de los jueces.

La legislación sobre marcas no protege los nombres genéricos que representan directamente los productos o servicios en sí. Este principio protege la comunalidad linguística e impide que los productores despeen las condiciones necesarias para que otros productores describan sus productos o servicios en sus propios productos. Sin embargo, el tribunal sostuvo que una combinación de un nombre genérico y un nombre de dominio podría estar protegida por una marca. Creo que este resultado es incompatible con los principios y políticas básicos de las marcas y no estoy de acuerdo con él aquí.

1.

A.

El derecho de marcas protege todas las marcas que pueden distinguir entre las fuentes de los productos y son significativas. Al determinar si un término es lo suficientemente significativo como para calificar para la protección de marcas, el tribunal generalmente lo clasifica en cinco categorías. Cuatro de estas categorías son elegibles para el registro federal de marcas, y la quinta categoría no lo es.

Aquí, los signos arbitrarios, imaginarios, sugerentes son innatamente significativos. Es fácil para el público identificar y distinguir los productos asociados con dichas marcas. Al impedir que otros utilicen marcas significativas, las leyes de marcas protegen a los consumidores de la identificación de los productos del productor, garantizando al mismo tiempo que los titulares de marcas puedan controlar su buena buena voluntad de propiedad corporativa, promoviendo así la competencia y apoyando el libre flujo del comercio comercial.

Las marcas registradas en este caso abarcan los dos primeros conjuntos de tipos. La identificación descriptiva representa directamente información sobre las características, calidad o características de los productos o servicios de un productor. Este tipo de indicador solo se puede registrar correctamente si logra un rendimiento significativo.

La última clase es el nombre genérico. Simplemente informan a los consumidores sobre el tipo de producto que vende la empresa, un término genérico utilizado para describir dichos productos y para especificizar la categoría a la que pertenece el producto. Incluso si un consumidor ve un nombre genérico específico y lo asocia con un productor en particular, no puede registrarse como marca. De lo contrario, el titular de la marca monopolizaría el uso del logotipo porque sus competidores no podrían describir los productos.

Sin embargo, es difícil para el tribunal distinguir entre los dos tipos de identidades, especialmente cuando la empresa desea encadenar dos o más términos genéricos para crear términos compuestos. Aunque sus componentes tienen una naturaleza de nombre genérico, en su conjunto, el término no es necesariamente un nombre genérico. En tales casos, el Tribunal de Justicia debe determinar si la composición global tiene un papel que falta en cada término individual, es decir, significativo e identificable. Si el significado del todo no es mayor que la suma de sus partes, entonces la combinación final sigue siendo un nombre genérico.

En el caso Goodyear, el tribunal sostuvo que una combinación de palabras formadas por la adición de "Empresa" después de un nombre genérico no era elegible para el registro. La adición de un nombre de empresa sólo indica que ambas partes han notificado a una asociación o asociación para realizar transacciones en dichos bienes. Cualquier persona tiene derecho a usar estos nombres genéricos en el curso de una transacción.

No estoy de acuerdo con la opinión de Booking.com de que la Ley Langham niega las reglas de Goodyear. En algunos aspectos, la Ley de Langham modifica algunas de las normas de derecho común anteriores al ampliar el ámbito de protección de las marcas a marcas descriptivas que obtienen un carácter significativo mediante el uso de las mismas. También señaló que los nombres genéricos no cumplían los principios básicos de la protección de las marcas, y que no había nada en el proyecto de ley que indicara que el Congreso tuviera la intención de revocar la decisión de Goodyear. En general, se cree que el Congreso no anulará los principios establecidos por la jurisprudencia a menos que haya una declaración clara en sentido contrario. Es por eso que la USPTO, TTAB, piensa que la regla de Goodyear todavía está en vigor.

Más importante aún, las reglas establecidas en el caso Goodyear son legal y lógicamente razonables. Según el caso, como "Empresa", "Corp". y "Inc." El nombre del tipo simplemente indica la forma de la empresa y no distingue entre los productos o servicios del productor. Agregar un nombre de empresa no convierte un nombre genérico en una marca comercial. Cuando una palabra compuesta es simplemente una combinación de un nombre genérico y un nombre de empresa, su significado general no debe ser mayor que las partes combinadas.

B.

Los hechos del caso requieren que los jueces apliquen estos principios en el nuevo contexto de los nombres de dominio de Internet. Booking.com intenta registrar Booking.com como marca, una combinación del nombre genérico "reserva" (también un nombre de dominio secundario) más ".com" (nombre de dominio de nivel superior). La controversia en este caso es si un término en forma de genesic.com pertenece al nombre genérico en el campo. En mi opinión, agregar ".com" después de un nombre genérico no tiene más sentido que los componentes combinados.

Al igual que en el caso de Goodyear, un nombre de dominio de nivel superior como ".com" no tiene la capacidad de identificar el origen de un producto o servicio. Es sólo una parte necesaria de una dirección de red. Cuando se utiliza en combinación con un nombre genérico para una clase de productos o servicios, ".com" sólo expresa que el propietario opera sitios web relacionados con dichos bienes o servicios. Por lo tanto, la combinación de "reserva" y ".com" no ayuda a los consumidores a identificar la calidad o características de ciertos productos;

Porque cuando un sitio usa una identidad con significado notivo como nombre de dominio secundario, agregar ".com" simplemente significa un sitio asociado con ese nombre genérico. Por lo tanto, los jueces no suelen prestar mucha atención a estos nombres de dominio de nivel superior al analizar la posibilidad de confusión.

Booking.com en este caso no transmite nada más que un sitio web con "reserva" como nombre de dominio genérico secundario. Agregar ".com" no cambia su significado general.

Hay excepciones a esta regla, como cuando los nombres de dominio de nivel superior interactúan con nombres de dominio secundarios genéricos, lo que produce efectos diferentes que usarlos solos. Del mismo modo, algunos nuevos nombres de dominio de nivel superior, como ".guru", ".club" o ".vip", pueden transmitir información sobre las características, la calidad, etc. del sitio. Sin embargo, los hechos de este caso no se aplican a las normas legales antes mencionadas, ya que Booking.com es sólo un sitio web relacionado con los servicios programados.

C.

La mayoría de los jueces de este Tribunal sostuvieron que las normas de Goodyear no se aplicaban al caso debido a las características de los nombres de dominio. Argumentan que, dado que solo una entidad puede utilizar un nombre de dominio determinado al mismo tiempo, los consumidores pueden inferir que el nombre de dominio generic.com se refiere a una empresa.

Sin embargo, esta diferencia fáctica no es suficiente para excluir la aplicación de las normas establecidas por Goodyear. Un nombre genérico puede implicar que está asociado a una empresa, pero esta asociación no convierte el término en sí mismo en un nombre no genérico. Como "Wine, Inc." Indica una entidad corporativa específica. Los consumidores pueden pensar que "The Wine Company" se refiere a una empresa en particular, no a un cierto tipo de empresa. Sin embargo, la adición del término "El" claramente no cambió la naturaleza general del término. Sin duda, estos nombres genéricos no son exclusivos de los nombres de dominio. Pero esta exotividad de nombre de dominio no niega las reglas de goodyear. Los términos que simplemente transmiten la naturaleza del negocio del productor deben utilizarse libre y justamente.

El caso demuestra que es difícil para un juez juzgar la significante de un caso basándose únicamente en las características de la marca en cuestión. El juez de opinión mayoritario y el tribunal inferior sostuvieron que los consumidores no usarían "Booking.com" en términos cotidianos para describir el sitio general de reservas de hoteles en línea. Este uso literal no es concluyente. Porque los consumidores no usan "Wine, Inc." Se refiere a un proveedor de vino. Sin embargo, "Wine, Inc." es un nombre genérico que representa sólo a las empresas establecidas para este propósito. Del mismo modo, "Booking, Inc." También hay una buena posibilidad de que no se registre. Para Booking.com, ya que representa sólo un sitio de reserva de hotel, el resultado no debe ser diferente.

Además, el juez mayoritario asumió que la identidad de tipo generic.com se distinguiría en identidad descriptiva y nombre genérico. Sin embargo, no creo que el resultado de la determinación de generic.com variará en función de las circunstancias del caso. Debido a que hay poca evidencia de que los consumidores se refieren a los proveedores de servicios en línea en forma de generic.com, es poco probable que tal descripción aparezca en el diccionario. La mayoría de los jueces sostuvieron que la diferencia entre el caso y Goodyear era que sólo una empresa de entidades podía utilizar un nombre de dominio en particular durante un período de tiempo.

La clave para encontrar la protección de las marcas "generic.com" son las pruebas de investigación. Sin embargo, las pruebas de la investigación tienen un valor limitado a este respecto. Los comerciantes utilizan encuestas de consumidores para probar si los consumidores creen que un término tiene una asociación específica con una única fuente de bienes. Sin embargo, en el caso de los nombres genéricos, existen muchas razones para esta asociación, 2005, 200 2006, 2001, 2007, 2007, entre el uso exclusivo de un término por parte de los productores en el mercado de referencia o porque los productores han invertido dinero y energía en dar a conocer el producto al público. Estas asociaciones, por muy firmes que se hayan construido sobre los consumidores, no pueden ser negadas por un juez de la naturaleza de su "nombre universal". Por lo tanto, la opinión de las minorías (TTAB y algunos tribunales inferiores) de que las encuestas a los consumidores no proporcionan mucho valor para distinguir entre nombres genéricos e identidades descriptivas es más persuasiva en este caso.

Según una encuesta presentada por Booking.com, el 74,8 por ciento de los encuestados pensaba Booking.com era una marca, mientras que sólo el 23,8 por ciento pensaba que era un nombre genérico. Al mismo tiempo, el 33 por ciento de los encuestados dijo Washingmachine.com (nombre de dominio virtual) era una marca, mientras que el 60,8 por ciento dijo que era un nombre genérico.

Booking.com, al igual que Washingmachine.com, es una descripción directa de los servicios prestados por los productores. Los encuestados pensaron Booking.com era una marca, muy probablemente porque se enteraron de la empresa a partir de publicidad u otras fuentes. Si alguien inicia una empresa llamada Washingmachine, puede obtener un reconocimiento similar del consumidor a través de la publicidad y otros medios de publicidad. Sin embargo, esto no cambia la naturaleza del término en sí. La encuesta mostró que los consumidores se darían cuenta de que Booking.com se trataba de una empresa y que no pensarían en lo que significaba Booking.com.

El juez de opinión mayoritario sostuvo que la elegibilidad para el registro de marcas de tipo generic.com dependía principalmente de pruebas de investigación que no eran de alto valor. Juzgar el significante de las marcas de esta manera puede afectar la previsibilidad de los resultados y hacer que el informe de la encuesta sea el paraguas perfecto para los solicitantes. En mi opinión, el logotipo de generic.com es sólo marca registrada y en circunstancias excepcionales, y Booking.com no es un caso especial.

2.

Dar generic.com protección de marcas puede tener graves consecuencias anticompetitivas para el mercado de reservas en línea.

Los productores que utilizan nombres de dominio cortos y genéricos para llevar a cabo actividades comerciales pueden generar beneficios significativos. Comunican la naturaleza del negocio rápidamente, y los propietarios de sitios pueden mantener a los consumidores informados del alcance de su negocio sin tener que invertir mucho dinero. Un nombre de negocio genérico también puede transmitir fácilmente la impresión de una "fuente autorizada y confiable" a los consumidores. Estas ventajas hacen que sea más difícil para los titulares de marcas con significado inherente competir con ellas.

Independientemente de la protección de las marcas, la exorcity del uso de nombres de dominio ofrece a los propietarios generic.com una ventaja competitiva única en el entorno de Internet. Por ejemplo, varias empresas se pueden llamar "Wine Company", pero "Wine.com" solo puede tener una. A diferencia del sistema de marcas, este efecto exclusivo es global.

Generic.com también es más fácil de recuperar porque los consumidores pueden buscar a través de los motores de búsqueda o entrar en "wine.com" directamente para navegar por los sitios web que venden vino. Su propietario del dominio disfruta de estas ventajas, no por la calidad o la buena voluntad de los productos, sino porque tiene la suerte (o conocedor) de ser el primero en registrarse y utilizar el nombre de dominio.

Dar genesic.com protección de marcas para que sus propietarios puedan excluir a otros del uso de nombres de dominio similares, dándoles una ventaja competitiva adicional. El sistema federal de marcas Booking.com permite presentar demandas de marcas contra competidores que utilizan nombres de dominio como Bookings.com, eBooking.com, Booker.com o Bookit.com. A pesar de la promesa de Booking.com de no hacerlo, es posible que otras empresas no estén tan restringidas cuando se enfrenten a este tipo de situaciones.

De hecho, la razón importante por la que una empresa registra un nombre de dominio como marca es que va más allá del propio nombre de dominio al obtener derechos exclusivos sobre marcas. Después de todo, los sistemas de nombres de dominio han garantizado que los competidores no puedan robar el nombre de dominio real de la empresa. Las leyes contra la competencia desleal también protegen a las empresas de la falsificación y la publicidad falsa.

Según la opinión mayoritaria, muchas empresas pueden obtener protección de marcas añadiendo nombres de dominio de nivel superior (como "pizza.com" y "flowers.com") a los nombres genéricos de sus productos. Con el continuo desarrollo de Internet, cada vez más empresas utilizan Internet para vender productos, los riesgos anticompetitivas también aumentan. Estas consecuencias podrían empujar el libre mercado en una dirección anticompetitiva. En casos extremos, esto se traduce en la presencia de una sola empresa en un mercado de productos, que es todo lo contrario del mercado competitivo enfatizado por las políticas económicas básicas.

Aunque la mayoría de los jueces sostuvieron que constatar que la confusión y el uso razonable de la defensa limitarían el alcance de la protección de las marcas en generic.com, ello no aliera las preocupaciones de los competidores de marca interesados, ya que el titular de la marca podía ampliar el alcance de sus derechos de marca mediante litigios. Incluso si algunas demandas no tienen éxito al final, los altos costos de litigio amenazan a otras empresas a dejar de usar variantes de marcas registradas y les cuestan una ventaja competitiva sobre los actores posteriores al mercado.

En resumen, Booking.com es el nombre genérico de los servicios de reserva de hoteles en línea. Del mismo modo, generic.com es, en su mayor parte, un nombre genérico solamente. Ahora que esas marcas pueden registrarse con éxito como marcas, me temo que la decisión de hoy llevará a cada vez más empresas a registrar marcas "generic.com", lo que obstaculizará la libre competencia mediante el registro de un nombre de dominio simple y fácil de recordar. Por lo tanto, no estoy de acuerdo.

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